こんにちは。田村良介です。
■今日は、拒絶理由通知で困った体験をした
ベンチャー企業の社長さんのお話です。
あるベンチャー企業の社長さん（Ａ社長）からのご相談でした。
Ａ社長は、インターネットで見つけた特許事務所に依頼をして、
特許出願をしたそうです。
その後、拒絶理由通知が特許庁から届きました。
その特許事務所さんからは、「請求項をこのように補正すれば特許になる」
と言われ、意見書・補正書を提出したそうです。
結果、その補正は、新規事項を追加するから認められない、
というものでした。
私が内容を見ると、それは明らかに、その特許事務所さんのミス。
新規事項を追加する補正であることは明らかですし、
補正した請求項の内容は、必要以上に、権利範囲を狭くするものでした。
■そこで、私のところへ相談にやってきたわけです。
その出願についてはあきらめ、
分割出願で、もう一度、審査を受けなおすしかない、
という状況でした。
たしかに難しい案件ではあったのですが、
Ａ社長には、私のアドバイスにしたがって対応をしていただき、
もともとの新規性・進歩性の拒絶理由もクリアーし、
広い権利範囲で、特許を取得することができました。
このように拒絶理由通知への対応一つで、
特許権を取得できるかどうかも決まりますし、
広い権利範囲になるか、狭い権利範囲になるかも決まります。
■私は、この業界に入ったばかりの頃、明細書の作成ではなく、
拒絶理由通知への対応をひたすら担当することになりました。
これまで数百件以上の拒絶理由に対応してきて、
自分の中に、どんどんノウハウが蓄積されてきました。
おかげさまで、
可能な限り権利範囲を狭めずに対応することを意識しつつも、
審査を受けた９割以上の出願について、最終的に特許に
することができております。
■それでは、どのようにすれば、拒絶理由通知に適切な対応をして、
より広い範囲で権利化をすることができるようになるのでしょうか。
それは、この２つのステップを実践することです。
【ステップ１】 拒絶理由通知へ対応するための手順を学ぶ
【ステップ２】 手順を学んだうえで、繰り返し練習をする
私も、この特許の仕事を始めて、すでに１５年が経過しました。
その間、拒絶理由通知へ適切に対応するための手法について、
体系的に学ぶことができるものを探してきました。
ですが、未だに、見つけることができておりません。
そんなこともあり、
この１５年で、試行錯誤しながらつかんできた、
拒絶理由通知へ適切に対応するための手法を
体系的にまとめたマニュアルを作成いたしました。
■もし、拒絶理由通知へ適切に対応するための手法を
体系的に学びたい、或いは、体系的に学べる教材を探している、
という方がいるのであれば、以下のマニュアルが
その「手引き」になってくれると思います。
このマニュアルには、音声での解説がついております。
ぜひご活用いただきたく、ご案内させていただきます。
————————————-
【新規性・進歩性の拒絶理由通知への完全対応マニュアル】
▼ＰＤＦファイル（26頁）
＋
音声ファイル
をＣＤにてご提供します。
▼価格：21,600円（税込み）
（お支払方法は、銀行振り込みとなります）
————————————-
◆お申し込み方法ですが、
下記URLの「拒絶理由通知のマニュアル」の欄にある、
「拒絶理由通知のマニュアル希望」のチェックボックスに
チェックを入れて、その他の必要事項を入力のうえ、
お申し込みください。
http://www.lhpat.com/contact.html
お申し込みをいただけましたら、３営業日以内に、
詳細についてご案内を差し上げます。
ＰＤＦファイルと音声ファイルをご提供しますので、
何度でも繰り返し活用することが出来ますし、
社内で複数の人で共有することもできます。
セミナー等を受講することを考えれば、
かなりリーズナブルだと思います。
是非、ご検討ください。
http://www.lhpat.com/contact.html
————————————————————————————–
■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
————————————————————————————–
こんにちは。田村良介です。
■先日、新規性・進歩性の拒絶理由通知への対応の
黄金パターンについて、ご説明をさせていただきました。
このような対応を、私も初めからできたわけではありません。
これまで何百件もの拒絶理由通知や拒絶査定に対応する中で、
試行錯誤を繰り返しながら、徐々に、身に着けてきました。
■例えば、
引用文献１を主の引用文献として、
副となる引用文献２を組み合わせることで、
本願発明の進歩性がない、と判断されているような場合。
引用文献２に記載された技術を、引用文献１において採用すると、
引用文献１の「課題」に反することになる場合があります。
このような場合、引用文献１において、
引用文献２の技術を採用することに阻害要因がある、
ということになります。
このような拒絶理由通知に対応する際の
勝ちパターンを知っておくと、
今、取り組んでいる案件について、
その勝ちパターンが利用できるかを検討することができます。
勝ちパターンを知っているのと、知らないのとでは、
その結果は大きく違ってきます。
ここでは、『阻害要因』の１つの例をあげましたが、
相違点を検討するときも、
発明の効果を検討するときも同じで、
何を、どのような手順で、考えればよいかを知り、
それを活用できれば、より適切な対応をとることができる
のだと思います。
■ところで、私が『拒絶理由通知への対応セミナー』で
お話をするときは、
意見書の書き方については、ほとんど説明をしません。
何を話しているかというと、
『対応方針をどうやって決めるか』が９０％以上です。
つまり、拒絶理由通知へ適切に対応するために、
『何を、どのような手順で、考えればよいか？』
ということだけを、お伝えしているんですね。
それさえ、つかんでいただくと、
拒絶理由通知への対応へのハードルは、
ぐっと、下がるのではないかと思います。
————————————————————————————–
■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
————————————————————————————–
こんにちは。田村良介です。
■これまでセミナーなどで、
「拒絶理由通知への対応」というテーマで、
何度もお話をさせていただいています。
私が「拒絶理由通知への対応セミナー」で、
いつもお話をしていることがあります。
それは、
『特許がとれる内容で、特許をとるのではなく、
特許をとりたい内容で、特許をとりましょう。』
というもの。
仮に、特許がとれたとしても、
その権利範囲が自社の製品をカバーするものでなかったり、
他社に対して牽制効果を有するものでなかったりしては、
意味はありません。
■これまで、何百件もの拒絶理由通知に対応をしてきましたが、
『これを特許にするのは厳しそうだなぁ』
と思われるものでも、
あきらめることなく、知恵を絞れば、
意外にも、特許になることがあります。
意見書を書いた自分でもびっくりすることがあります。
『意外にあっさりと、特許になったなぁ』って。
もちろん、しっかりとポイントを抑えることが必要。
■特許がとれる内容で特許をとるのではなく、
特許をとりたい内容で特許をとることを前提にすると、
そのための道は、いばらの道になります。
ですが、ポイントさえ押さえれば、
そのいばらの道も、通りやすいものとなります。
それでは、新規性・進歩性についての拒絶理由通知への
対応において、押さえておくべきポイントとは？
いったい何でしょうか。
まずは、『拒絶理由通知の内容を、確実に把握すること』
これって、簡単なようで、簡単ではないです。
拒絶理由通知の内容を読んで、『審査官が言っていることはおかしい』
と感じたら、審査官の考えを理解できていない、と思った方がいいです。
相手を説得するには、まずは相手を理解すること。
相手の主張を理解できれば、
相手の主張の矛盾や足りない点に気がつくことができます。
■その他に、
請求項に係る発明と、引用文献に記載された発明との
相違点が明確であること、
引用文献と比べて、優れた効果を有するものであること、
を説明していきます。
また、
引用文献において、本願発明と同じ構成を採用することを
阻害する事情（阻害要因）を説明できれば、さらにＯＫです。
■相違点、発明の効果、阻害要因などの主張すべきことを主張しつつ、
審査官の主張の矛盾や足りない点も指摘をしていく、
簡単ではありますが、
これが、新規性・進歩性についての
拒絶理由通知への対応の黄金パターンではないかと思います。
————————————————————————————–
■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
————————————————————————————–
こんにちは。田村良介です。
■以前、こんなことがありました。
アメリカのオフィスアクションで、
非自明性（日本でいうところの進歩性）がない、
と判断されていたのですが、
現地代理人からの提案は、独立請求項を従属請求項で
限定するというもの。
たしかに、現地代理人の提案通りに補正をすれば、
比較的簡単に、特許が認められたかもしれません。
ただし、その従属請求項は、
すでに陳腐化した技術に関するものでした。
ですから、特許が認められたとしても、
他社に対する牽制効果があるわけではありません。
■例えば、日本の拒絶理由通知でも、
請求項１について進歩性がないと判断されていたとしても、
従属請求項については、拒絶理由が存在しない、
と判断されている場合があります。
このような場合、ついつい、この従属請求項の内容で、
権利化をしたくなりますが。
でも、もしかすると、請求項１のままで、
特許が認められるかもしれません。
まずは、請求項１で進歩性が認められる可能性があるかどうかを、
十分に見極めてからでも、遅くはないはず。
■ところで、
仕事がら、他の方が書いた明細書や意見書を
見る機会があります。
中には『これは、ちょっと、うまくないかも？』
ということがあります。
意見書で、たまに見かけるのが、
例えば、進歩性がないという拒絶理由で、審査官が、
『引用文献１においてＡ手段を採用することは、
当業者にとって容易に想到しうる』ことである、といっているのに
単に、『Ａ手段を採用することは容易ではない』と主張するだけで、
容易ではないと主張するための理由が、何も述べられていないもの。
容易ではない理由がなければ、審査官を説得することはできません。
■そこで、拒絶理由通知への対応において、
まずいと思われる例を挙げてみました。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・特許を取得できるかもしれないが、他社への牽制効果がない
と思われる内容で、請求項を補正してしまっている。
・補正をしなくても十分に反論が可能なのに、
審査官の主張に同意して、必要のない補正をしてしまっている。
・審査官の主張に反論をしているが、単に反論をしているだけで、
審査官の主張が適切でないことを説明できていない。
・審査官の主張に対して反論をしているようで、論点がずれていて、
反論になっていない。
・主張する内容について、論理が飛躍をしている。
・２度目の拒絶理由通知で、１度目に主張した相違点とは関連性のうすい
相違点をもとに主張をしていて、主張に一貫性がない。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
■このように、拒絶理由通知の対応って、
難しそうな気がするのですが。
実は、『この案件は特許にするのが難しい』と思われるものでも、
ポイントさえ、しっかりおさえれば、
意外とすんなり、特許になるものです。
————————————————————————————–
■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
————————————————————————————–
こんにちは。田村良介です。
■パレートの法則って、ご存知でしょうか。
イタリアの経済学者ヴィルフレド・パレートが
発見した法則です。
８０：２０の法則と呼ばれることもあります。
経済において、
全体の数値の大部分（８０％）は、
全体を構成する要素のうちの一部の要素（２０％）が
生み出しているという法則です。
例えば、企業の場合であれば、
売上の８割は、全商品のうちの２割の商品で生み出されている、
ということがあるようです。
■ところで、
特許法は、第１条から始まり第２０４条まで。
その中でも、特許の実務をする人にとって
最もおなじみなのが、２９条１項各号、２９条２項。
つまり、新規性と進歩性です。
新規性と進歩性について深く理解をすることで、
特許の実務を進めていくのに、困ることも少なくなります。
新規性・進歩性を深く理解し、
その理解を活かした対応をすることができれば、
特許の実務の大部分を押さえることができる、
と言えそうです。
ここでも、パレートの法則があてはまるのかもしれません。
■新規性・進歩性についての理解を深めておくことで、
特許庁から拒絶理由を通知された場合でも、
適切な対応をすることができます。
それだけではありません。
例えば、発明の発掘活動。
発明者からアイデアをヒアリングしても、
新規性・進歩性についての理解が深まっていれば、
それまでは出願をせずにあきらめていたものも、
出願をし、特許にまでもっていくことができるかもしれません。
新規性・進歩性についての理解を深めることは、
当然、出願の際の請求項の記載のしかたにも影響を与えます。
また、特許異議申立てや特許無効審判。
新規性・進歩性についての理解が十分であれば、
調査により発見した文献で、他社特許を取消しにし、
無効にできるかを、より正確に判断することができます。
当然のことながら、特許異議申立てや特許無効審判において、
望む結果も得られやすくなります。
■このように、新規性・進歩性への理解を深めることは、
拒絶理由通知への対応だけでなく、
特許の実務の様々な側面への波及効果があります。
どのような場合に発明の新規性や進歩性が
肯定され、或いは、否定されるのかを理解し、
その場に応じた適切な対応をとることは、
特許の実務者にとっての必須スキルである、
と言っても言い過ぎではない、と思っています。
————————————————————————————–
■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
————————————————————————————–
